25.84.2813 16:87:41
`
`+49 89 29812-222
`
`Hogan‘Lovells Int]. LLF>
`
`D I
`
`Hogan Lovalla lntematlonal LLP
`Karl-SchamagI-Fting 5
`90539 munch-3n
`T 449 89 290 12 0
`F +49 39 290 12 222
`wwhoganlovallaoom
`
`Dr. Steffen Sleiningar. M.Jur.
`HechtsanwalUPanner
`
` r
`
`2
`11
`:
`or F
`Relmann Osterriath Kbhler Hart
`
`Harm Hechtsanwalt
`DIpl.-Phy3. Klaus Hat!
`Stelnstrafle 20
`40212 Dusseldorf
`
`
`
`staffen.stalnlngar@hnganlovalla.com
`REIMANN OSTERRIETH KOHLER HAFEI" as
`EINGANG
`Un- -r2aichan
`Ala nzeichon
`
`510711
`4573530173
`
`ZUsTsutuhéfigm. §§ 195. 174 ABS. 2 2P0
`
`{.
`.‘
`
`CONTENTGUARD EUROPE GMBH VS.
`1. ZTE CORPORATION U. 22.2TE DEUTSCHLAND GMBH
`LANDGERICHT MANNHEIM} 7‘ O 2'80112
`
`Sehr gaehrter Herr Kollege Haft. I
`
`In oben genannter Sacha stellen wlr Ihnen hlarmlt unseran Schriftsatz vom heutlgen Tag an das
`Landgerichl Dissaldorf vorab per Fax von Anwalt zu Anwalt zu.
`
`Mil fraundllchen kolleglalen GrUBen
`
`..-""
`
`Dr. Steffen Stelnlnger. M.Jur.
`Hachtsanwalt
`
`AIMEE
`
`Lemon
`2
`.
`Hag-n Lg: Jan-Minna: L‘.P 31 III Urrl'ml Ulhllw Pmmnhlp lunar no 323839 In Engdand und wm mind-fl. Emu-mu: Ali-run ku. Hotbom Vim
`'Hug-n Ludh' lat cholmmllomlu Mammal. zu den Hogan LMII MW! LLF mom-1 Law; US LLP mm. mt Bum- ln: Abu DMbI Nitaflt
`Ant-dim Bdimnn aufin Bniuui Canons Colondc Swings Dams
`0mm 00qu FrunldununM-h Honbum I-hnd Boflflwnh 9nd
`Honokonq Human Landon
`lam-galo-
`Ihdfld Hum" Hall-rd Mao-Ila Mimchm MYork Nonmvrwm Pam Poking Fraud-bd- Pug Flam
`5m Fax-duo: Sch-what $41061va Snowr 'l’okio UWr “Mu Wummm xwmum- Wu Den-nun film had).
`D's But-Haw 'F’Idnu' hunch-bl oft-o Plan-r ad.- in Midi-d won Hognn Loni: 1:“me LLP. Hog-n Lowl- Us LLP cud-r in.- at lhnon rub-um
`Gust-awn odes-arm Htmnflu WEI-nu m'n Inllprldwfl- Stu-lung Emma Penman. ale in Farm: bum moan. ab- nick! mafia-hi um Haw»
`qull lrlmlmal LLP mo. mm nun mar ana murmur». do anon HUM-m Inna-bl“. En. Liu- .1.- mfim um Hogan Ladle “mu-l LLD um
`um- cue-I Man- II: Enn'nhlmhm- :ur V-rh'aour-q. Wuhan lnfmmlionm (be: How Loudla. ah Pam-r and am aufllimiomn find-n Sm urn-r
`
`”me
`
`ContentGuard Exhibit 2007;.
`
`.ZTE v. ContentGuard
`
`|PR2013-00133
`
`

`

`25.84.2813 16:87:41
`
`+49 89 298l2”222
`
`‘.
`
`Hogan Lovells Intl. LLP
`
`D 2
`
`.2.
`
`Zusiellbeschalnigung
`
`Dla beigafflgle beglauolgta und zwel elnfache Abschrifien des Schriftsatzes an das Landgencht
`Mannheim vom 25. April 2013, Ahenzalchen: T 0 280112
`
`In Sachen
`
`ContanIGuard Europe GmbH
`
`gagan
`
`1. ZTE Corporatlon
`2. 2TE Deutschland Gth
`
`warden hlermlt den Prozessbavollméchllgten dar Klégerin
`
`Reimann Ostarrlath Kohler Hafi, Herrn Rechtsanwalt DIpL-Phys. Haft, Stalnstrafle 20,
`40212 Dfisseldorf
`
`am 25. April 2013
`
`geméfl §§ 195. 174 II 2P0 von der Prozassbevollméchtlgten der Beklagtan zu 2) vorab per Telafax
`von Anwalt zu Anwalt zugestallt.
`
`Dr. Stetfen Sielnlngar, M.Jur.
`Rechtsanwalt
`
`”nun-nan." pun—0o...--u-..-.——.—-—-—.—.._.._...._.....__......__._m.m.........m
`
`blue hlerabtrennan
`
`Empfangsbekanninis
`
`Die belgemgte baglaublgta und zwel elnfache Abschnnen das Schrinsatzes an das Landgerlcht
`Mannhalrn vorn 25. Aprll 2013, Aktenzelchen: 7 O 280/12. In Sachen ComantGuand Europe GmbH
`vs. 1. 2TE Corporation und 2. ZTE Deutschtand GmbH haben wlr
`
`am
`
`gemfil’s §§ 195. 174 || ZPO vorab per Fax von Anwalt zu Anwalt zugoslallt arhaltan.
`
`Haimann Osterrfelh Kfihlar Haft, Herrn Rechtsanwalt DIpI.-Phys. Hafi
`
`MUNLlBOIIMUNSSTIS107l 1.1
`
`Hogan Lovalls
`
`

`

`25.94.2613 16:87:41
`
`+49 89 29812-222
`
`Hogan Louells Intl. LLF’
`
`' n1 Begiaubigte Abschrifi
`
`REIMANN OSiI'EEHFEEETgI‘iGKéi-ILER HAFT 33333132211?"nmmnéfim
`
`Postflch 32 07 35, 40422 DUsaaidorf
` +49 211 13 66 D
`
`F +49 211 13 63 100
`.ho-ganlovalls.com
`Aaril 28".
`
`
`:0 0|".I t.l'
`
`
`
`Landgaricht M nnh im
`- 7. Zivilkamrnar -
`A1. 1
`68159 Mannheim
`
`Dr. Andreas van Falck
`Panner! Rechtsanwalt
`and maunnfalckfl hoganiovaiisnom
`Unsar Zaichon
`MUN-
`LiBOiIKABUSCOIfiOflSYJE
`Aidanzelchan
`45785100173
`
`25. April 2013
`
`Wir steiien zui
`
`Duplik dar Beklagten zu 2)
`
`In Sachem
`
`Contentauard Europa GmbI-i, gssetzllch venreten durch die Gaschdflsfflhrer Benjamin G. Woiff
`and R. Gerard Saiemme. Malnzer LandstraBe 46. 60325 Frankiurt am Main.
`
`- Klfigarln -
`
`939
`
`u
`
`c U
`
`:
`
`REIMANN OSTERHIETH KGHLER HAFI'. Rechtsanwfilta KIaus
`Haft. Dr. Christine Kanz. Stelnstrai'ie 20. 40212 Dflsseldorf
`
`gegen
`
`ZTE Corporation
`
`- Beklagta zu 1) -
`
`ZTE Dautschland GmbH. gesetzlich verlraten durch den Geschattsfflhrer Qiuyang Li. Am See-
`stam 1 B, 40547 Dflsseldon
`
`- Baidagte Zn 2) -
`
`Wm Hogan Loveils International LLP. Hechtsanwélia Dr. Andreas von
`der Bakiagten zu 2):
`Falck. Dusseldorf, Dr. Steffen Stelnlngar, Manchen
`
`Az. 7 0 230112
`
`Tannin: 3. Mel 2013
`
`

`

`D4
`25.84.2813 16:87:41
`+49 89 29812-222
`Hogan Lovell: Intl. LLP
`
`
`arwldam wlr ffir dle Beklagle zu 2} auf die Flaplll-c der Killigerln vom 5- April 2013 wle folgt:
`
`Dle Klage lst weder zuléssig noch begrflndel. Sollte das Gerlcht wlder Emanan von elner Variet-
`
`zung des Klagapalents 1 ausgehen, ware das Verlahren In Jedem Fall auszusalzan.
`
`Unler Abschnm A dleser Dupllk warden wlr noch alnmal darlagen, dass dla Klage GQQQH-
`stand elner Schledsvarelnbarung unc! deshall: als unzuléssig ebzuwelsan 15L
`
`Zur Unbegrfindelhelt dar Klage tragen wlr unler Abachnm 8 var. Dle Klaga Isl berells we-
`gen fehlender Akllvleglllmallon der Klagarln als unbagrfindet abzuwelsan. da dle Klégerln
`nlcht nachgewlesen hat. wle von Ihr behauptat. leenznehmerin des Klagepalenta 1 zu
`seln (Abschnltt B. Tell
`I). Unter Zugrundelegung der zulreffsndan Auslegung dea An-
`spruchs 1 Gas Klagepatents ‘I (vgl. Abschnltt B. Tell ll) warden wlr unlar Abschnltl B. Tell
`Ill wellarhln nachwelsen. class glelch rnehrere Merkmala des Anspruchs 1 des Klagepa-
`tents 1 nleht durch dla angegdflenen Ausfflhmngsforrnan varletzt warden und dla Klage
`folgllch auch aus dlesam Gmnd unbegrnndet Isl-
`
`Wellemln warden wlr unlar Abschnltt C zu unsarem In der Klageerwlderung hllfswelse
`gellend gamachten Ausselzungsantrag vortragan und darlegen. dass dle van dar Beklag—
`ten zu 2) elngerelchte Nlchtlgkellsklage gegen das KlagepatanH mit hoher Wahrschaln—
`Ilchkell zum Erlolg ffihren wlrd. Dle van der Klégerln In Ihrar Hepllk vorgebrachtan Argu-
`manta, lnsbasondare gagen dle Neuheltsangrlffe der Beklagtan zu 2). grellen hlngegen
`nlchl durch.
`
`Schlieflllch nehman wlr unter Abschnln D an den von der Klflgerln galtencl gemachlan
`Annexansprflchan Stallung. erheben unter E dle Elnreda der Verjahrung und nenmen un-
`ter F fur die Baklagle zu 2) Run zur Unwlrksamkalt derZustellung geganflber der Beklag-
`tan zu 1) Slellung.
`
`A.
`
`UNZULASSIGKEIT DER KLAGE
`
`Die Klage lsl gaméB § 1032 2P0 als unzulésslg abzuwelsen, dann dle In dar Klagaerwl-
`derung van dar Beklagtan zu 2) erhobena Elnrede der Schladsverelnbarung gram vorile-
`gend durch. Dle von der Klagerln In der Repllk hlergagen vorgabrachtan Arguments Ober-
`zeugen hlngagan nlcht.
`
`Zur Anwendbarkalt der Schledsklausel gemaB Zlflar 9 List Open Moblle Alllanca (OMA)
`Dokumente (Anlage HL 1), die hlar als Agreement bezelchnet warden. trfigt dle Klflgerln
`zunéchsl unzulraffand vor, dle Klausel sel vorllegand beraits dashalb nlcht anwendbar,
`
`507757
`
`Hogan Lovalls
`
`

`

`D5
`25.84.2613 16:67:41
`+49 89 29212-222
`Hogan Love-113 Int]. LLF'
`
`.3-
`
`well Anlege HL1 die hler streitgegensté‘mdiiche Frage der Verietzung elnee mbgiicherwel-
`
`se itir den OMA DRM Standard 1.0 essentleilen Patents nicht regie. Dem kann Im Hin-
`
`blick aui den sehr welt getaesten Wortlaut der Schiedsklausel. den wit an dieeer Stelle
`
`noch elnmai wledergeben mochten. nlcht getolgt warden.
`
`"9. Diggng
`
`an! disgute edging gm 91:95 in connection with [his Scfiodgie eheii be re~
`ferried to and tinaiiy resolved by arbitration under the Rates of the London
`Court of International Arbitration. which Fiuiee are deemed to be incorpo-
`rated by reference into this paragraph and therefore the Application
`Form,"
`
`In den
`
`h
`
`e etzun:
`
`"We
`
`lgdfi Strfilflgfielt aufgmnd diggem 2512: (a Zusemmgnhang mi: diesem Pro-
`gremm soii der Schiedsgen‘chtsbameit neon den Regain doe London
`Court of intemaiionei Arbitration dberwiesen und eoschiiefiend dumh die-
`
`sen geidst warden, wobei die Hegein dutch Verwois ate in diesen Absent
`und damit in die Appiicetion Form eutgenommen geiten;"
`
`(Herverhehungen durch den Verfaeeer)
`
`2.1
`
`Zunachst schiieflt der Wortiaut der Vorechrlft Verletzungsvenahren wedet ausdrflckiioh aue
`
`dam Anwendungsbereich der Schiedskieusei ans, nech sind der Vorschriit irgendwelehe
`
`Anheltapunkte tat elne deterttge Beachrétnkung des Anwendungsbereichs zu entnehrnen.
`
`Im Gegenteil: Beretts aus den eehr welt getassten Formuiierungen ”any dispute“ i “iede
`
`Streltlgkelt" sowie ‘ln connection with this Schedule" i "in Zusemmenheng rnii diesem Pro-
`
`gramm" Idsst stch entnehmen. dass die OMA. wie be] entepreohenden Kieueein tibiich. ei-
`
`ne umtassende eohiedsgerlchtiiche Beiiegung von Konflikten ihrer Mitgiieder und vemun-
`
`dener Unternehmen Im Zusammenheng mil (potenzteil) ffir ihre Standards essentieite Pe-
`tenle bemeckt hat.
`
`2.2
`
`Darflber hineus eteht der hiesige Vertetzungevorwun‘
`
`In Zusemmenhang mit dem
`
`Agreement und steiit demzufolge einen Rechtsettelt dar. der dem Wertleut gemeia in den
`
`Anwendungsberelch
`
`der Schiedeicieueel
`
`tam. Die
`
`enisprechende Vorschriit des
`
`Agreements, mlt der des hieeige Verfahren lm Zusemmenheng steht. |st21fter5.7. Ste re~
`
`geit die Voraussetzungen des Anspruchs Drttter auf Erteilung elner Lizenz iflr eln stan-
`
`derdeesentieiies Patent und demit zugieich die Voreuseetzungen tflr die rechtmttfltge Nut-
`
`zung eines soichen Patents. Wenn sich also im Hinbiick euf dae Klegepatentt tttr die Be-
`
`klegte zu 2) aus Zttter 5.7 des Agreements ein Nutzungsrecht ergibt. so geht der Vertet-
`
`zungsvonivuri der Klagerin iehi. Demzuiolge let die Frage. ob Zirier 5.7 des Agreements auf
`
`das Klagepatent
`
`1 Anwendung iindet oder nicht,
`
`im vorliegenden Verietzungsverfahren
`
`streitentscheidend.
`
`im Ergebnis hesteht ein Zusemmenhang zwiechen Zitfer 5.7 des
`
`50TH?
`
`Hogan Loveiis
`
`

`

`25.84.2813 16:37:41
`
`+49 89 29812-222
`
`Hogan Lovelle Intl. LLF’
`
`D6
`
`
`
`-4-
`
`Agreements unci dem Verietzungsvorwurf. der mithin vom Anwendungsberetch der
`
`Schiedskiausei ertassl 151.
`
`2.3
`
`Im Ubrigen were as wider prozessokonomisohe Grundsfitze. die Frage des Anspruchs euf
`
`Erteiiung einer Lizenz gemafl Zlfier 5.7 des Agreements schledsgenchtiich, die damlt zu—
`
`semrnenialiende Frage des Venetmngsvomuns hingegen von einem etaetllchen Gericht
`
`kliiren zu lessen. Eine soiche Vertahrensspaitung kann nicht Im 51an der DMA arts 11th-
`
`berln der Schiedskleusel geweeen sein.
`
`Wettamin setzen die Anwendbameit der Schiedsi-tleusei Lind mithin die Zueténdigkeit dee
`
`Schiedsgerichts nicht voraus. dass berelts abschileBend zwlschen den Parisian gekifiri
`
`ist, dass es sich bet dem Kiagepetent 1 urn sin “in den OMA DFiM Standard 1.0 essential-
`
`ies Patent hendeit. Derfiber hat das Schledsgen‘oht vielmehr seibst zu Udelien. Denn wle
`
`vorab erdrtert. unterllegt gamers Zifler 9 des Agreements .iede Streitigkeit" In Zusammen-
`
`hang mit dem Agreement der Schiedegerichtsbarkeit. Die Kiagerin wiederum ist nur denn
`
`zur Ertellung einer Lizenz gemee Zifier 5.7 des Agreements gegenflber der Bekiegten zu
`
`2) verpiilchtet. wenn dae Kiagepatent 1 10rdon OMA DFIM Standard 1.0 essentieil let.
`
`Demzufuige staht also auch die Frage der Slanderdessentielitei - die die Kiégerin lm Ub-
`
`rigen seibst durch Bezugnehme auf verechiedene Textsteiien der OMA DFiM Standard
`
`1.0 Spezlflkatlonen 1m Fiahmen ihrer Verietzungsargumentation auigeworien hat - lm Zu-
`
`sammenheng mit dem Agreement und ist demzufoige garners Ziiier 9 des Agreements
`
`schledegerichtiich zu kleren.
`
`Entgegen dam Vortrag der Klegerin unter Hz. 5 und 6 der Fiepilk sind sowohi die Mutter-
`
`geseilschart der Kiegerln, die ContentGuard Holding inc... als auch die Klagerln selbst. ais
`
`"affiliates“ im Sinne dee Agreements (nachfoigend “Verbundenes Untamehmen') der
`
`Microsoft Corporation an die Sohiedskiausei gebunden. Die KieQerin hat zutretfend fest-
`
`gesteiit. dass das Agreement zur Definition des Begrifle Verbundenes Unternehmen ge-
`
`mafl Ziiter 1.3 I.V.m. Zlffer 2.1 des ale Aniage HL 2 eingereichten OMA Dokumenis aui
`
`den Begrlft "subsidiary“ (nachiotgend Tochteruntemehmen) uerweist. De der Begriff ”sub-
`
`sidiary“ nichi eusdrfickilch definiert lei. Ist seine Bedeutung 1m Wage der Veriragsausie-
`
`gung zu ermlttein. Die van der Klegerin in den Haum gesteilte. angebiich ungesohriebene
`
`“Mindesianiorderung”. der geméB ein OMA Mitglied Jedenfaiis die Mehrhelt der stlmmbe-
`
`reohtigten Anteile an der Tochtergeseiiechait bzw. dem Verbundenen Untemehmen hai-
`
`ten muss, geht dabei fehi. Detnr spricht schon, dees deg Agreement for diese engebiiche
`
`Mlndestaniordemng elne eusdrttckiiche anderweitige Deiiniiion verwendet. Die Beherr-
`
`schung einer Korperscheit fiber die Mehrheit der Anteile ern stimmberechtigten Kapitai
`
`entspricht der Definition des Begriffe “control“. der seinerseits unter derseiben Ziffer 2.1
`
`des ate Aniege HL 2 elngereichten Dokuments deitrtiert wlrd. Der don definierte Begriif
`
`'coniroi" und demii dee entsprechende Kriterium der Kontroiie flber die Siimrnrechtsentei-
`
`ie finder sich indes in der Definition von Verbundenen Untamehmen nicht. Auch entspricht
`
`607757
`
`Hogan Loveila
`
`

`

`25.84.2813 16:97:41
`
`+49 89 29812-222
`
`Hogan Lovells Intl. LLF'
`
`D7
`
`.5.
`
`es der Ftecntstradition beinahe alter Jurisdiktionen. den Begrih‘ des Verbundenln Unter—
`
`nehmens gerade nicht von einer Mehrheit der Stimmrechtsantaite abhangig zu mechen.
`sondern Untemehrnen. die fiber elne Mahrheit der Stlmmrechtsenleiie miteinander ver~
`
`bunden slnd. iedlgilch ais einen Spezietiaii des verbundenen Untemehmens eufzuiassen.
`
`So biidet eine Mehrheitsbetelligung beispieiswelse Irn deutsohen Aktianrecht goméiB § 15
`
`i.V.rn. § 16 AktG nur elnen von mehreren Unterlaiien eines verbundenen Untemenmene.
`
`Bel wechseiseltig betelligten Unternehmen, die geméiB § 15 i.V.m. § 19 AktG ainem wel-
`
`teren Unteneli verbundener Unternehmen dersieilen. genflgt herons eine gegenseitige
`
`Beteiligung von Iedlglich 25 % +1 an den Anteiien des anderen Unternehmens. Dies dirt-
`
`to auch iflr den anglo-amerikenlsohen Rechtskrels gelten. wle beispieiswelse Ziiier 1159
`
`dos engllechen "Companies Act 2006“ 211 entnenmen let. Hler wlrd tier Begrifi "subsidiary"
`
`vergieiohbar mil § 15 AktG ebeniaiis durch bestlmmle Fallgruppen konkretieiert. wobel die
`
`Mohrheitsbetelilgung wiederum nur elnen Speziaifail blldet. Demzutotge ist devon euszu—
`
`gotten. dass dae Agreement von einem Vemundenen Untamehrnen auch bei Vorliegen
`
`ledlglich elner Minderheitebetelllgung eines OMA Mltgiieoee en diesem Untamehmen
`
`auegeht. Die Microsoft Corporation hat unstreitig (F12. 6 tier Ftepiik) zumindest eeit Beginn
`
`des Jahres 2007 einen entsprachenden Anteil an der Muitergeeeiisoneit oer Kiagerin ge-
`
`halten. in der Foige slnd auch die Klagerin und inre Muttargesellschait eis Verbundene
`
`Unternehrnen der Microsoft Corporation an die Schiedsklaueei der OMA gebundon.
`
`Die Microsoft Corporation wer wéhrend tier Zeit der Inhaoerechatt von Antelien an der
`
`Muttergeeeliechalt der Kiegerin terner Mltgiled der OMA. Dies lasst elch den Angaban auf
`
`der Homepage der OMA zu den so genennten "IPFi declarations" ihrer Mitgiieder ebieiten.
`
`Mittels elner "IPFt declaration" erldtirt sich ein Mltglled der OMA bereit, dae betreffende
`
`Schutzrecht Dritten naoh MeBgabe der In Zitfer 5.7 doe Agreements festgeiegten FFiAN D-
`
`Kriterlen ("i‘eirl reasonable and non-discriminatory") 2U Iizenzleren. Die entsprechenden,
`
`unter
`51nd
`Erkié’trungen
`abgegebenen
`Corporation
`der Microsoft
`von
`ab-
`rufbar. Einen Screenshot dieser Seite Iegen wir vor ais
`
`Aniage HL 16.
`
`Hiereus ergibt etch; dees die Microsoft Corporation im Zeiiraum mm 17. Februar 2006 his
`
`zurn 1?. April 2007 enteprechende "IPR declarations" mit Bezug zu mindestene eif Paten-
`
`ten abgegeben hat und demzufoige, jedenfalls zu dieser Zelt. Mltgiied der OMA gewesen
`
`ist. Der ganannte Zeitraum féilt femer zumindeet tetlwelsa mlt dernIenigen Zeitraum zu-
`
`semmen. In dem Microsoft Corporation Geeellschatterin der Muttergeseilschatt oer Kiage-
`
`rln war.
`
`Schilefllich stahl der Anwendung der Schiedskieusel voriiegend antgegen der Anslcht der
`
`Klagerin auch nicht Zitior 1.3 dee Agreements entgegen. Die Bestimmung sieht vor. dass
`
`5117757
`
`Hogan Louolle
`
`

`

`D8
`25.94.2313 16:97:41
`+49 89 29812-222
`Hogan Level 15 Intl. LLP
`
`.5-
`
`Ziiier 5 nicht nur Milgiieder der OMA verpiiichtet. sendern sich zusflziich auf deren Ver-
`bundene Uniemehmen erstrecki. Demzuiolge besiehi ein Anepruch Dritter auf Eneiiung
`
`einer FFiAND-Lizenz nach MaBgebe von Zifier 5.7 des Agreements zugieich gegenflber
`
`Verbundenen Unlemehmen eines OMA Mitgiiedes. Danitier hinaue verweist Zih'er 1.3
`
`zwar nicht eusdrfickiich aui die Schiedsklaueel in Ziifer 9 C193 Agreements. Eines soicnen
`
`Verwelses bedarf es fur die Ariwendberkeir der Schiedsklausei euf Verbundene Unter-
`
`nehmen jedech euch nicht. Denn die Schledskiaueel selbst umiaeet. wie wir berelis der-
`geiegi hahen. iecie Sireitigkeit auigrund ader in Zueammenhang mir dem Agreement und
`dementsprechend auch Streiiigkeiten irn Zusammenhang mil Ziffer 5.7 des Agreements.
`
`Well sich die Wirkungen der Ziiier 5.7 des Agreements gemaB Ziffer 1.3 auch auf Ver-
`bundene Uniernehmen erstrecken. binder die Schiedsklausel fiber Zifier 5.7 ioigiich auch
`
`die Klégerin.
`
`B.
`
`UNBEGHUNDETHEIT nee KLAGE
`
`i.
`
`FEHLENDE AKTIVLsemMATION nee KLAGERIN
`
`Die Bekiegie zu 2) besireitet die Akiivlegltimetion der Kiégerin mii Nichtwiseen.
`
`Die KIégerin hai zum Nachwele Ihrer angeblicnen Aidiviegiiimeiion bieleng mii Anlage K-A 4 nur
`
`die bleBe Kopie eines angeblich zwischen der Klegerin sewie der Peteniinhabenn ConientGuard
`
`Holdings inc. geschiessenen Verirages (“Petenilizenzverlrag sowie Abiretungevereinberung")
`
`vergeiegt. Diese Voriege elner hloiien Kopie einee engeblichen Venragas let fflr den Nachweis
`
`der Aidivlegiiimetion der Kiegerin nicht eusrelchend.
`
`Die Bakiage zu 2) besireitet zudem. dees der genennle Vertreg Uberheupi wiricsam zustende
`
`gekommen Ist. Anlage K-A 4 let zu eninehmen, dess dervermeiniiiche Vertrag em 24. Mai 2012
`
`von Herrn Benjamin 6. Wolf! iar die Kiégerin unterzeichnet warden lei. Die Beklagie an 2) bestrei-
`
`let mlt Nichiwissen. dess Herr Benjamin G. Wolff am 24. Mai 2012 zur Venretung der Kiegerin
`
`befugt gewesen ist. Ausweisiich des van der Beklagten zu 2) ale Anlage HI. 4 vorgelegien Hen-
`
`deleregisterauezugs ist die Beeteilung von Herr Benjamin S. Woifi zum Geschefrsftihrer der Klei-
`
`gerin erst em 22. Juni 2012 im Handeisregister eingetragen warden. Zum Zeitpunkt der Veriregs-
`
`unterzeichnung am 24. Mai 2012 waren ausweisiich dee van der Bekiegten zu 2) vergelegten
`
`Handelsregisterauezuges (Aniage HL 4) noch Herr Norbert Pacho sowle Frau Stefanie Kabeiltz
`
`els Geschéitsfflhrer der Klégerin lm Handeisregisier elngetragen.
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`Hagan Lnueiis
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`Hogan Lovells Intl . LLP
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`D9
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`Des Welteren besireltel die Bekiagie zu 2) mil Nichtwissen die Vertremngsbeiugnis des Herrn
`Thomas J. Neary. der {0r die Petentinheberln den verrneiniiichen Vertrag unteizeichnei hat.
`
`Die Kiage isi iolgiich berelts wegen iehiender Akilviegitlmailon der Kiégerin ebzuweieen.
`
`II.
`
`AUSLEGUNG DES KLAGEPATENTS 1
`
`7.
`
`7.1
`
`Vorbemerkungen
`
`Enigegen dar unbegrflndeten Kriuk der Klegerin unier Hz, 9 der Repilk hat sich die Bekiag-
`le zu 2} Del der Bestimmung des Schuizberelches des Anspruchs 1 des Kiegepatenis 1.
`wie vem Gesetz vorgegeben. in ersier Linie am Wenlam des simiigegenstfindiichen An-
`spruchs orientien. Tatsechlich lei ailelne der Kiégerin uovzuwerien. dass sie des Klagepe-
`tent 1
`in einer unzulaaeigen Ari und Weiee ausiegt. lnsbesondere hat die Klégerin zu be-
`rflckelchtigen, dees die Ansprfiche des Klegepatenis 1 im Anmeideverfahren deutliche fin-
`derungen erfahren haben. so dass slch der Schwerpunkt der vermelnilichen Eriindung
`ganz erhebiich veriegert hat. Dies iiihrt dazu. dass weiie Teiie der Beechreibung und der
`Zeichnungen zur Auslagung des Hauptanspruche In der enellten Fessung nichts beiiregen
`kennen. Sle beechreiben némilch iechnische Aepeide. die keinerlei Niederschiag Im An-
`
`spruchewortleut gefunden haben. Dies gilt insbesondere aoweit Beschre|bung Lind Zeich-
`nungen sich aul elnen Systemanepruch mil mehreren Verwehrungsorien beziehen. Ein
`solchee System wird kiagepetenigemefl niimiich nicht beansprucht (vgl. hierzu unsere Aus-
`
`ffihrungen eui S. 12 der Klageerwiderung).
`
`7.2
`
`Die Schwemen der Merkmelsgllederung der Kiegedn heben wir bereits in der Kiegeeiwide-
`
`rung ofiengelegt und dart zuglelch dergeiegt. werum dle ale Aniage HL 5 vorgelegte eige-
`
`ne Merkmaisgiiederung dar Bekiegien zu 2) gegenflber derienigen der Kidgerin verzuge-
`
`wdrdig iel. Dies hat die Kifigerin pauschel In Abrede geeieiii ohne zu den Argumenten der
`
`Beklagten zu 2) Steiiung zu nehmen. Indee gilt nech wle vor, daes einzlg die Merkmaisglie-
`
`derung der Bekiegten zu 2) eine differenziene Betrachiung aller. den anepruchsgerneaen
`
`Vemahrungsori kennzeichnenden Merkmeie, edaubt und zugleich voUumfai-iglich kiarsteilt,
`
`dess dae Mittel zum Rendem - dies dflrite zwischen den Perteien unsireitlg eein - Tell der
`
`Vorrlchtung und nicht Tell des Venuehrungsories let. Die Bekiagie zu 2) leg! lhren nechfel-
`
`genden Ausffihrungen in Emlderung auf den welteren Vertreg der Kli'aigerin zur Ausiegung
`
`Anspruchs 1 dee Klagepaienis 1 deher erneut die eis Aniage HL 5 vorgeiegte elgene
`
`Merkmalsgiiederung zu Grunde. Zur Edeichterung der weiieren Arbeit des Gerichts werden
`
`wlr iedoch zusatzllch. soweit die Merkmaisglledemng der Klégerin von derienigen der Be-
`
`kiagten zu 2) abweicht. auch die betreflende Merkmaisbezeichnung gemaa der Gilederung
`
`der Kiegerin zltleren.
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`:n'rnrl
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`Hogan LIJVGNS
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` 25.94.2913 16:87:41 +49 89 29B12-222
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`Hogan Lovells Int]. LLP
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`.3.
`
`8.
`
`Merkmala 1 his 1.1.1 (hm. Markmule 1 und 1.1)
`
`Hlnslchtllch dar Merkmala
`
`"[1] Vanichtung, welche sinen
`
`[1.1] Vamahmngsarl
`
`[1.1.1] zum Spelchem ngIraJ‘er Werke und ..."
`
`51nd sich dla Parteten nach dem neuen Vonrag dar Klégerln unter Hz. 13 der HepIik of-
`
`Ienbar lnsowalt alnlg. dass eln Verwahrungsort nlcht rain funkflonal-loglsch zu verstehen
`Est. sondem lmmar durch Hardware varkcsrperr seln muss. In dar Klagaschrlft haite dle
`
`Klagerln (dart unter Hz. 31 ff.) dles noch anders gesahen.
`
`8.1
`
`Nicht gelolgt warden kann ledoch derAulfassung der Klagerln. dass dsr streltgaganslfindll-
`cne Anspruch kelnerlal Vorgaben dazu macht, wle dar Vamahrungsort réumllch-kfirperllch
`ausgeblldet sain muss. Hlerzu hat die Beklagte zu 2) baralts ausflihrllch aut den Salter. 13
`his 17 Ihrer Klageemlderung vorgetragen. Dle Klagarln varkannt hler Insbasondere. dass
`
`nlcht etwa Irgendaln Spelchermlfiel dle Spelcherfunkllon des Vamahmngsorlas bereltstel-
`Ien kann. Dann wle sons: kfinnte Insbesondere Mammal 1.6 verstanden warden. das Irn
`
`Hlnbllck auf die den Varwahrungsorl pragande Spalcharfunktlon eln enlsprachandas Mlfiel
`
`zum Spalchern. also elna physlsche Einhelt, and damn elne konkrete Verkbrparung das
`
`Verwahrungsortes veriangt. Markmal 1.6 legt darn Fachmann vlolmahr nahe, class dar
`
`Varwahrungsort durch ganz besflmmsa Spalcherhardwaraelnheiten (z.B. durch eln so ga-
`nanntes “Memory Core”, wla an! S. 16 clear Klageemldarung abgeblldel) verkfirpart wlrd.
`
`8.2
`
`Folgerlchtlg blalbt die Beklagla zu 2) auch bel Ihrar schon auf Selte 16 der Klageerwlde-
`
`rung dargalagten Auflassung. dass dar Verwahrungson dumh Spaicharhardwarekompo-
`
`nentan uerkijrpert wlrd, die in alne bastlmmta Spelchenrorrlchtung. balsplelsweise in sine
`
`SID—Kane. elngebettat slnd. Dleses Versténdnia wind Destmlgt durch Markmal 1.4, das lehrt.
`
`dass der Varwahrungsort (also 016 Spalcherhardwarekomponenten) In die (Spelcher-) Vor-
`
`rlchtung. alngebettat Ist. Kelne Grundlage Irn Woman! des streltgagenstandllchen An-
`
`sprucha findet hlngegen die gegentelllge Auffassung dar Klagerln unter Hz. 16 der Heplik.
`
`der zufolga das Spelchermadlum ln dle flbrlga Hardware elngebette! sel und dlesa Hard-
`
`ware gemalnsam mlt elner bereltgestallten Software den Varwahmngsort buds. Nash dar
`
`Lehra des Merkmals 1.4 Is: nlcht das Spelchermadlum In den Varwahmngsort. sondem der
`
`Varwahrungsurt In die Vorrlchtung, elngebettet.
`
`8.3
`
`Femer muss der patentgemfifie Venmahrungson vor elnem Zugrlff gesichert seln. Sat: 1
`Absatz [00501 der Klagepatentsnhrift glbt némlich vor. dass dle Hardware-Ausfflhrung elnas
`
`Verwahrungsurtas In elnern slcharan Gehausa bzw. elner gaschntzten Behausung elnga-
`
`schlossen sain muss, dle den Verwahrungson kérperllch gagen Zugrm von auBen schfltzt.
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`507757
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`Hogan unveils
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`+49 89 29812-222 Hogan Lovells Int]. LLP25.84.2813 16:97:41 __W
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`Die Klégerln Irrl hlngagen. wenn sle melnt. das Erfordernls des slcheran Gehéuses galls
`
`nur10r eln bevorzugtas Ausffihrungsbeisplel.
`
`(a)
`
`Entgegen der Ausfllhrungen der Klégedn lasst slch nlchl reln lorrnell aus Absatz
`
`[0015] der Klagapatenlschrlfi ablelten. dass der zltlarte Satz 1 von Absalz [0050]
`
`ladlgllch ein bevmzugles Auslflhmngsnetsplel batrelle. Slattdessen let d3: lnhalt
`
`von Absatz [0050] mr slch zu wardlgen.
`
`(b)
`
`Dle Klégarln versucht dumh elne pauschaia Bezugnahma auf dla abhangllan An-
`
`sprflchan 2, 5 und 6 2u widerlegen, dass der Hauplanspruch 1 des Klagepatents 1
`
`veriangl. dasa das Spelchermedium und mllhln der Venrvahrungson salbst vor Zu-
`
`grlflen elnes Nutzers geslchart seln mflssan. Dar Wonlaul dleser Anaprfiche lass!
`
`Jedach elnen solchen Schluss nlcht zu. Fllchllg lst. dass die Ansprficha sine enl-
`
`fambare Spalcharelnhelt uorsehen, aul dla eln Nulzer also grundsétzllch zugrelfen
`kann. Anspruch 2 geht jadoch davun aus. class das Mltlel zum Spelchem nlcht
`lnsgesamt ml! elnam austauschbaran Spelcher glelchzusetzan lst. sondem vlel-
`
`mehr sowohl fiber 9an enfiambara als auch fiber elne fest verbaute Spelcharaln-
`helt venflgt. Dles lélsst slch berelts Anspruch 2 enlnehman. darn gemaB das Mittel
`
`zum Spelchern elnen sntfarnbaren Spelcher "umlasst" und nlcht etwa durch elnen
`
`solchen ausgeblldal lst. Famar gehan such dle Ansprflcha 5 und 6 von zwal var»
`
`schledenen Spalcherelnhellen ans, wla letztllch auch dla Klfigerln lm Zusammen-
`hang mlt der Auslegung das Merkmals 1.1.2 (02w- 1.2) rlchtlg arkennr (ugl. Hz. 23
`der Repllk). Dle Ansprflche 2, 5 und 6 verdaulllchan also gerade. dass - lnsowelt
`
`prazlalert die Beklagte 20 2) lhra blshan’gen Auslflhrungen - zumlndes: aln Tell
`
`des Spelchsrmedlums das Vemahrungsorles lm Slnne des Anspmchs 1 fast var-
`baut seln muss. das damzufolga durch eln slcheres Gehéuse vor Zugrlflen ge-
`scnum seln kann und geméfl Absatz [0050] der Klagepatenlschrllt auch ge-
`schfltzt seln muss. Das Versténdnls dar Klagarln wldersprlcht schllaflllch auch dar
`Aufgabe des Klagepatenls 1. Dann kdnnten sowohl das dlgllale Wark als auch dla
`zugehdn‘gen Nutzungsrechla klagepatanlgeméfi gemelnsam aul' elnem ballablg
`durch den Nutzar austauschbaran Spelchermedlum gespalchert warden, wovon
`dle Klégerln ausgeht. wflrde clla angebllcha Erflndung Ihren Zweck. alne verbes-
`sane Kontrolle der Nulzung dlgltaler Werke (ugl. Absalz [0008] dar Klagepatant—
`schrlltl verfehlen.
`
`(C)
`
`SchlleBllch wldersprechan auch nlcht dle Absatze [0057] bls [0059] der Klagepa-
`tentschrllt darn Versténdnls der Baklaglen 20 2). nach dem rile Hardware-
`Auslilhrung des anspmchsgamél’ien Verwahrungsorles gemAB Absatz [0050] der
`Klagepatanlschrlfi ln elnern slcheren Gahfiuse bzw. alnar geschfltzien Behausung
`elngeschlossan seln muss. Talséchllch kfinnen die Absatze [005?] L115 [0059] dar
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`50775?
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`“MRI I mmlln
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`+49 89 29812w’222
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`Hogan Lovells [ntl . LLP
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`D12
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`.10-
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`Klagepalentschrlft mimllch zur Auslegung des strellgegenstandllchen Anspruchs
`
`gar nichl herangezcgen werden.
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`(l)
`
`Zunachst tellt die Beklagle zu 2) nlcht dle Aufiaseung der KIEIgerln, class
`dle Absatze [0057] bls [0059] dle In Absalz [0050] besehrlebene physleche
`Zugrlfisslcherung naher eneutern. Se betrllll Aheatz [0050] Setz 1 der
`Klegepelentschrilt dle physlsche Slcherung elnes Vemehrungsortes vor
`Zugrlflen. Dle unler Absalz [0059] eulgefflhnen Slcherhell3klassen belrel-
`fen hlngegen auch andere Slchemngsmdgllchkellen euBemelb phyelscher
`Melhdden wle beleplelswelee die Verschlfieeelung von Delelen. Die Kluge-
`rln selbst welst unler Fiz. 20 der Flepllk zutrellend daraul hln. dess physl-
`
`ache Slcherungen Dberheupt ersl ab Stufe 3 ln Betrecnt kommen. Absetz
`{0050] um] Abselze [0057] bls [0059] heben also offenbar elnen unler-
`
`schledllchen Gegenstand.
`
`(N)
`
`Vor allem eber kennen die Absalze [0051] bls [00591 schon deshalb nlcht
`
`zur Auslegung von Hauplanspruch 1 des Klagepetenrs 1 herengezogen
`warden. well dle dort beechrlebenen Slcherheltsklassen - gm ale der
`streltgegenstandllche Anspruch sowle Absalz [00501 der Klagepetenl-
`schrlfl - eusdrflckllch eln fiyfigm und dle Kommunlkallon und Uberlregung
`von Delen zwlschen verschledenen Verwahrungsonen betreflen. Dles
`
`steht zum elnen ausdrflckllch ln den elnleltenden Auslahrungen zu den te-
`
`bellerlsch aufgellsleten Slchemellsklaseen unter Ansel: [0059]. Zum an-
`deren beschrelht dle ale "Slule O“ bezeichnete nledrlgsle Slcherheltsklas-
`
`se. dle Grundlege der welteren Ketegorlalerung der Slcherheltsklessen Isl,
`wbnllch eln "ofienes System“. Des Klagepatent 1 beenspruchl hlngegen
`
`keln System. Demzufolge slnd dle Absatze [0057] his [0059], dle aus-
`echlleBIIch eln System els solches betrefien, ffir dle Auslegung dee An-
`
`spruchs 1 dee Klagepalsnts1 Irrelevant.
`
`Markmal 1.1.2 (bzw. Merkmal 1.2)
`
`Hlnslchlllch des Merkmals 1.1.2 lst unserern Vertreg aus der Klegeerwlderung nlchts hin-
`
`zuzulflgen.
`
`10.
`
`Merkm-l 1.4 (bzw. Merkmal 1.5)
`
`"[14] wobel der Verwahmngson in der Vomlchlung eingebelrel 1'...J Isl."
`
`Wle dla BekIegte zu 2) berelts In der Klageerwlderung eusgemhrl hel, mflssen klagepa—
`lengernerzl dle zum Verwahrungsart zAhlenden Spelchermlttel als tester Bestandtell In dle
`Vorrlchtung alngebeut eeln. Entgegen der Beheuptung der Klegerln unter Hz. 30 (131' Fle-
`pllk steht dleses Versténdnls der Beklagten 2u 2) auch nlcht ln Wlderepruch zu den ab-
`
`m'ns'r
`
`Hagarl Lovalls
`
`

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`25.64.2913 16:87:41
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`+49 89 292112-222
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`Hogan Love-113 Intl. LLP
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`D13
`
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`-11-
`
`hénglgen Ansprachen 2, 5 und a des Klagepetenis 1. Die Beklagte zu 2) hat lnsowelt un-
`ter Hz. 8.3 dieser Dupllk dergelegt. class slch eus dlesen Ansprflchen vlelrnehr entneh-
`
`men least, dase eIn Vemehmngsort. sofem er einen enuembaren Spelcher bereflstellt.
`
`zusatzllch fiber elne weltere Spelcherelnhen ven‘flgen muss. die feetelngenaut. also am-
`
`gebenet Im Slnne dee Mammals-.14 lst.
`
`11.
`
`Merkmal 1 .5
`
`Merkmal
`
`"[1,5] mh‘ dam Mme! zum Random verbunden 151;“
`
`beschreibt das Verhélmts der Minel zum Rendem zu dem anepmchsgemefien Verwah-
`
`rungsort. wobei sowohl der Verwahrungsort als auch dle Mlttel zum Hendem Jeweils zen-
`
`trale Bestendlelle der engebllchen Erflndung darstellen.
`
`11.1
`
`2un§chet dflnte es zwlechen den Peneien unetrelilg seln. deee dle Miuel zum Hendern
`
`anspruchsgemefl in die Vorrlchlung. nlcnt jedoch In den Vemahrungsort Integrien 51nd. Dle
`
`Mammaieenelyee der Kle'gerin. dle unter Merkrnal 1 mm hlnrelchend kIar zwlechen der
`
`Verrlchtung und dem Vemehrungsort dlflerenzlert und gemefl deren welteren eystemetl-
`
`schen Unterglledemng dle Mittel zum Rendern wahlwelse els Bestandtell des Verwehrung-
`
`sortes oder der Verrichtung vereianden warden kennen (vgi. die Merkmale 1 und 1.3 der
`
`Merkmelsanalyse der Klegerln). lst Insawelt mlndestene Irremhrend. Denn berelts dle auf
`
`Selte 2? der Klagepaientschrlft fflr den streltgegenstandllchen Hauptenepruch gewemte
`
`Kommeeetzung veranecheullcht, class dle Mittel zum Hendern ein vom Velwahrungson un-
`
`ebnangiger Beetandtell der Vorrlchtung elnd, Ferner unterstutzen euch dle Beechrelbung
`
`und die Figuren der Klagepetentschrm disses Verstandnls. Schllefillch Iegt oflenber euch
`
`dle Klegenn dleees Verstendnls lhrer Auslegung des Merkmels 1.5 zu Grunde. So term ele
`
`unter Hz. 32 der Hepllk aus. dess der strellgegeneténdllche Anspruch elne Integratlen van
`
`Verwahrungson und Mlttel zum FIendem lnnerhalb derselban Gesamtvorrichtung verlange.
`
`11.2
`
`Daren enknflpfend lésst elch gerede der kleren Differenzlerung zwischen belden Bestend-
`
`tailen In den Merkrnalen 1.1 und 1.2 des Klegepetents 1 (bzw. In den Merkmelen 1 and 1.3)
`
`entnehmen. dase Anspruch 1 den Verwahrungeort und die Mlltel zum Rendern gmndsatz-
`
`Ilch ale zwei - sewoh! reumllch ale euch funkflenel - vonelnender unabhanglge Bestandtelle
`
`der Vorrichtung ensleht. Folgllch uerfr'igen dlese belden Bestandtelle euch nichi flber ge-
`
`melnsarne Kamponenlen. Dieses Versléndnls wlrd sodann durch dle Lehre dee Merkmals
`
`1.5 des Anspmchs 1 des Klegepatents 1 bestazlgt, das euedn‘icklich verlangt. dess belde
`
`Beetendteiie mitelnender verbunden elnd. Denn elne Verblndung were flber